商标侵权行政案件的审理规则
——苏州鼎盛食品有限公司诉江苏省苏州工商行政管理局工商行政处罚案
【商业秘密网导读】
这是江苏高院2012年审结的一起商标侵权行政案件。作为江苏法院在知识产权审判“三合一”框架下，首例以司法判决方式对显失公正的行政处罚予以变更的知识产权行政案件，该案入选2012年度中国法院知识产权司法保护10大案件，并刊登于2013年第10期《最高人民法院公报》。
2013年修正前的《商标法》第五十三条规定：“工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款。”商标法实施条例第52条规定：“对侵犯注册商标专用权的行为，罚款数额为非法经营额3倍以下；非法经营额无法计算的，罚款数额为10万元以下。”由于法律、行政法规对何种情况可以并处罚款，没有给出明确指引，这就存在工商行政机关在对商标侵权行为实施行政处罚时，如何行使自由裁量权的问题。
本案在审理过程中，对工商行政机关行使自由裁量权是否超出合理范畴产生了较大争议。有观点认为，本案中被处罚相对人的非法经营额达120多万元，因此行政机关对其并处50万元罚款仍属合理行使自由裁量权，不应认定显失公正。最终，法院从商标行政执法的目的出发，认为工商行政机关在遵循过罚相当原则行使自由裁量权时，应当在保证行政管理目标实现的同时，兼顾保护行政相对人的合法权益，行政处罚以达到行政执法目的和目标为限，并尽可能使相对人的权益遭受最小的损害。在此原则之下，法院对于是否选择并处罚款应当考虑的因素，给出了明确指引。
该案所确立的司法审查标准具有以下意义：一是指引工商行政机关准确理解商标法和行政处罚法的立法精神；二是提醒工商行政机关对行政处罚的自由裁量权要依法进行自我规范和谦抑。我们看到，2014年修订的行政诉讼法进一步强化了人民法院对行政行为合理性审查的规定，从这个意义上说，江苏高院2012年作出的该项行政判决，现在看来仍不失为一个十分经典的案例。
【裁判要旨】
工商行政机关依法对行政相对人的商标侵权行为实施行政处罚时，应遵循过罚相当原则。当责令停止侵权行为即足以达到保护注册商标专用权以及保障消费者和相关公众利益的行政执法目的时，是否选择并处罚款，应当综合考虑处罚相对人的主观过错程度、违法行为的情节、性质、后果及危害程度等因素行使自由裁量权。如果工商行政机关未考虑上述应当考虑的因素，违背过罚相当原则，导致行政处罚结果显失公正的，人民法院有权依法判决变更。
【案件信息】
一审：苏州中院（2011）苏中知行初字第0001号民事判决书
二审：江苏高院（2011）苏知行终字第0004号民事判决书
【案情摘要】
苏州鼎盛食品有限公司（以下简称鼎盛公司）系一家专业从事生产、加工（焙）烘烤制品并销售公司自产产品等的外商独资企业。其注册取得“艾维尔 I Will”文字及图商标、“爱维尔”文字商标以及“爱维尔 I will”文字及图商标，核定使用商品均为第30类“蛋糕、面包、月饼等”.
2009年6月23日，鼎盛公司与浙江健利包装有限公司签订订购合同，约定由浙江健利包装有限公司为鼎盛公司制作涉案标有标识（以下称为“I will 爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识）的礼盒等包装产品。2009年8月，鼎盛公司开始生产月饼，并将其当年度所生产的月饼划分为“秋爽”、“美满”以及涉案的“乐活”等总计23个类别。2009年9月初，鼎盛公司将上述月饼投放市场，主要通过鼎盛公司的爱维尔直营店、加盟店等方式进行销售。鼎盛公司在涉案“乐活”款月饼的手拎袋、内衬及月饼单粒包装盒外侧左下角显着位置均标注“I will 爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识。
第三人东华纺织集团有限公司（以下简称东华公司）经国家商标局核准于2009年7月14日取得（以下简称“乐活LOHAS”）注册商标，核定使用商品为第30类“糕点；方便米饭；麦片；冰淇淋”,目前尚未在商品上使用该商标。
2009年9月8日，江苏省苏州工商行政管理局（以下简称苏州工商局）接举报对鼎盛公司展开调查。查明其在当年生产销售的一款月饼使用“乐活LOHAS”商标，该款月饼销售货值1213800元。2010年6月11日，苏州工商局作出行政处罚决定，认定鼎盛公司的行为属于商标法第五十二条第（一）项所规定的侵犯注册商标专用权的行为，依据商标法第五十三条以及商标法实施条例第五十二条的规定，对鼎盛公司作出了责令停止侵权行为并罚款人民币50万元的行政处罚决定。该具体行政行为作出后，鼎盛公司不服向苏州市人民政府申请行政复议，苏州市人民政府维持苏州工商局作出的工商处罚决定。鼎盛公司对此仍不服，遂向法院提起行政诉讼。
“乐活”一词系由美国社会学家保罗·雷在1998年提出，其英文释义为“lifestyles of health and sustainability”.2008年8月，教育部发布的《中国语言生活状况报告（2006）》中将“乐活族”作为汉语新词语收录其中。
【法院认为】
苏州市中级人民法院一审认为，鼎盛公司对涉案标识的使用构成商标意义上的使用，与“乐活LOHAS”注册商标相比，两者构成近似。本案是否构成商标侵权的争议主要在于应否考虑混淆，但若他人使用标志的行为使这种联系受到削弱或影响，从而对商标权人使用注册商标产生实质性妨碍的，则无需考虑是否混淆。本案中，爱维尔品牌在特定区域范围内具有相对较强的知名度，鼎盛公司在该区域大量使用涉案标志会使相关公众在“乐活 LOHAS”与“I Will 爱维尔”之间建立起某种关联，从而客观导致东华公司与其注册的“乐活LOHAS”商标的联系被割裂。故鼎盛公司使用“乐活 LOHAS”的行为依法构成对东华公司注册商标专用权的侵害。苏州工商局作出的苏工商案字（2010）第00053号行政处罚决定认定事实基本清楚，适用法律正确，鼎盛公司要求撤销该处罚决定的诉讼请求缺乏事实和法律依据，不予支持。遂判决驳回鼎盛公司的诉讼请求。鼎盛公司不服一审判决提起上诉。
江苏省高级人民法院二审认为：
1、判断商品上的标识是否属于商标性使用时，必须根据该标识的具体使用方式，看其是否具有识别商品或服务来源之功能。从涉案“I will 爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识的实际使用情况来看，无法看出“乐活LOHAS”的使用方式属于其注册商标或“I will爱维尔”商标项下的一种款式名称，“乐活LOHAS”与“I will爱维尔”连用后作为一个整体标识，起到区别商品来源的功能，属于商标性使用。
2、侵犯注册商标专用权意义上商标近似应当是混淆性近似，是否造成市场混淆是判断商标近似的重要因素之一。其中，是否造成市场混淆，通常情况下，不仅包括现实的混淆，也包括混淆的可能性。本案中，首先，从整体对比来看，鼎盛公司使用的“I will 爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识中，“乐活LOHAS”在整体结构中较为突出，占主要部分，且该部分的中英文字的字形、读音及含义与东华公司“乐活LOHAS”注册商标完全相同，其构成要素非常接近，易使相关公众对商品的来源产生误认。其次，从“乐活LOHAS”注册商标的显着性和知名度考虑，两商标易造成市场相关公众的混淆和误认：其一，“乐活族”一词虽然被《中国语言生活状况报告（2006）》所收录，但作为2006年度才出现的新词语，只能说明该词语在2006年这一时段因一定使用频率及流行度而被收录，并不代表该词语在当时已经达到通用词汇的程度，更不能以该词汇在本案进入诉讼阶段后的流行度来反推在2009年“乐活LOHAS”商标被核准注册时，已经成为社会通用词汇。其二，“乐活LOHAS”商标于2009年7月核准注册。虽然在苏州工商局2009年9月查处、2010年6月作出行政处罚决定时，“乐活LOHAS”注册商标因尚未实际使用而不存在市场知名度，且在本案二审诉讼期间该注册商标仍未使用，但由于“乐活LOHAS”商标刚被核准注册，鼎盛公司的使用行为即被工商行政机关查处，因此，本案对是否造成两者混淆的侵权判断应当以行政机关查处的时间为判断基准。在没有证据证明东华公司注册“乐活LOHAS”商标的行为存在恶意抢注的主观故意时，需要为尚未使用注册商标的商标权人预留一定的保护空间，此时关于混淆的判断，应当更多地考虑混淆的可能性，而非是否产生了实际混淆。司法实践中，近似商标侵权判定以实际混淆作为判断标准的，通常需要有被控侵权商标经长期善意使用，两个商标已形成善意共存状态等特殊历史因素存在，而本案中不存在上述特殊历史因素。虽然鼎盛公司在涉案商标核准注册之前即已使用“乐活LOHAS”字样进行相应包装设计和委托生产，但由于该使用时间很短暂，不足一个月，并未形成两商标因长期使用而善意共存的状况。如果一味以涉案注册商标未实际使用，不会造成实际混淆作为侵权判断标准，则有可能对商标注册制度造成不应有的冲击，不利于注册商标专用权的保护。
3、工商行政机关依法对行政相对人的商标侵权行为实施行政处罚时，应遵循过罚相当原则。当责令停止侵权行为即足以达到保护注册商标专用权以及保障消费者和相关公众利益的行政执法目的时，是否选择并处罚款，应当综合考虑处罚相对人的主观过错程度、违法行为的情节、性质、后果及危害程度等因素行使自由裁量权。如果工商行政机关未考虑上述应当考虑的因素，违背过罚相当原则，导致行政处罚结果显失公正的，人民法院有权依法判决变更。
本案中，鼎盛公司使用的诉争标识与东华公司的“乐活LOHAS”注册商标构成近似商标，其行为构成商标侵权，苏州工商局作为查处侵犯注册商标专用权行为的行政机关，有权依据我国商标法对其违法行为予以查处并作出处罚，但其在责令鼎盛公司停止侵权行为的同时并处50万元罚款，并未考虑以下应当考虑的因素：
一是在“乐活LOHAS”注册商标核准之前，鼎盛公司就进行了相应的包装设计并委托生产，鼎盛公司不存在攀附东华公司注册商标声誉的主观恶意。
二是“乐活LOHAS”商标于2009年7月核准注册，苏州工商局对鼎盛公司的侵权行为于2009年9月查处、2010年6月作出行政处罚决定。因鼎盛公司的侵权时间非常短暂，且涉案注册商标尚未实际使用，故鼎盛公司的侵权行为对商标权人东华公司并未造成实际损害后果。
三是从“I will 爱维尔”与“乐活LOHAS”连用标识的使用情况来看，鼎盛公司仅是在2009年中秋月饼的促销活动中使用该标识，且作为该年度中秋23款系列月饼中的一款，鼎盛公司并未对使用该标识的月饼进行专门、广泛、大量的宣传，其对商品的销售模式也仅限于其专卖店销售或直接推销。加之“乐活LOHAS”注册商标因未使用不存在市场知名度，尚未造成市场中相关公众实际的混淆和误认，故其侵权行为和情节显着轻微。
基于以上因素，苏州工商局在对鼎盛公司进行行政处罚时，责令其停止侵权行为即足以达到保护注册商标专用权以及保障消费者和相关公众利益的行政执法目的，但苏州工商局未考虑鼎盛公司上述主观上无过错，侵权性质、行为和情节显着轻微，尚未造成实际危害后果等因素，同时对鼎盛公司并处50万元罚款，使行政处罚的结果与违法行为的社会危害程度之间明显不适当，其行政处罚缺乏妥当性和必要性，应当认定属于显失公正的行政处罚，人民法院有权依法判决变更。
一审判决：驳回鼎盛公司的诉讼请求；二审改判：撤销一审行政判决；变更2010年6月11日江苏省苏州工商行政管理局作出的苏工商案字（2010）第00053号行政处罚决定“1、责令停止侵权行为，2、罚款人民币50万元”为“责令停止侵权行为”.
二审合议庭：袁 滔、李 昕、刘 莉
